文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 林蕾
口審(Oral proceedings)是在歐洲專利審查程序的進(jìn)入到后期所啟動的程序。實(shí)質(zhì)上是申請人最后的機(jī)會和審查員來當(dāng)面討論案件中存在的問題，以便能夠盡快結(jié)案，所以它往往意味著實(shí)質(zhì)審查程序已經(jīng)到了最后的收官階段。
根據(jù)歐洲專利公約第115條，在歐專局下發(fā)的口審?fù)ㄖ斜仨氁?guī)定口審的具體日期、地點(diǎn)以及形式（現(xiàn)場會晤或視頻會議），還會規(guī)定遞交書面答復(fù)意見(written submissions)的期限。通常情況下，口審?fù)ㄖ辽僭诳趯彸绦蜷_始前四個月發(fā)出。
口審意見答復(fù)通常分為兩個階段：第一階段，遞交書面答復(fù)意見（可以包括申請文件修改以及爭辯）；第二階段，在歐洲專利申請過程當(dāng)中，如果經(jīng)歷過若干回合的書面溝通之后，審查員沒有被申請人說服而給出授權(quán)意向的話，則其通常會應(yīng)申請人請求發(fā)出口審邀請（ Summons to attend Oral Proceedings pursuant to Rule 115(1) EPC）以當(dāng)面討論案件。如果遞交書面答復(fù)意見之后獲得了授權(quán)，就不再舉行第二階段的口審。
考慮到口審程序已經(jīng)是申請人修改權(quán)利要求并進(jìn)行陳述的最后一次機(jī)會，因此在提供針對口審的書面答復(fù)意見時，應(yīng)當(dāng)充分考慮權(quán)利要求可能存在專利性的技術(shù)點(diǎn)。并在提交書面答復(fù)是提供多種答復(fù)方案，即，一個方案作為主請求(main request)，其他方案作為輔請求(auxiliary request)。
如果申請人在第一階段提交的書面答復(fù)沒有說服審查員，而等到后繼口審過程當(dāng)希望提交新的權(quán)利要求修改，則有很大風(fēng)險審查員會對其拒絕予以考慮。下面結(jié)合具體案例來示出在口審階段可能遇到的情況。
案例一、歐洲專利申請No. 20884824.2
本案在收到口審?fù)ㄖ蟮臅娲饛?fù)階段，申請人提交了一個主請求和一個輔請求。輔請求為在主請求的基礎(chǔ)上進(jìn)一步修改權(quán)利要求。
隨后審查員發(fā)出參加口審邀請，認(rèn)為申請人提交的書面答復(fù)沒有使申請?zhí)幱诳墒跈?quán)的狀態(tài)。而后在外所與審查員的口審過程中與審查員就此案展開了深入的討論，然而針對創(chuàng)造性問題沒有說服審查員。外所在口審期間根據(jù)說明書中的內(nèi)容提交一組新的輔請求，即 輔請求二。但審查員認(rèn)為這一新請求不可受理，因?yàn)槠錄]有在書面答復(fù)階段提交。從形式上講，審查部門沒有義務(wù)考慮在口審之前書面答復(fù)之后提交的任何內(nèi)容。而且，這次提交的輔請求二是未經(jīng)審查的主題（其是根據(jù)說明書的內(nèi)容提交的修改）。
從這個案例可以看出，在書面答復(fù)提交之后的修改有很大概率不被審查員考慮，尤其是之前審查過程中沒有考慮過的主題。
案例二、歐洲專利申請No. 20794728.4
本案在口審的書面答復(fù)階段提交了一個主請求和三個輔請求。隨后審查員發(fā)出參加口審邀請，認(rèn)為申請人提交的書面答復(fù)沒有使申請?zhí)幱诳墒跈?quán)的狀態(tài)。在口審過程中外所律師進(jìn)一步提交了三個輔請求。其中這三個新提交的輔請求分別對權(quán)項(xiàng)進(jìn)行進(jìn)一步的合并，對于表述進(jìn)行澄清式修改，以及參考說明書的內(nèi)容增加了限定。
在最終的駁回決定中，審查員分別針對先前提交的主請求和三個輔請求，以及在口審階段提交的前兩個輔請求進(jìn)行了回復(fù)，并沒有考慮提交的三個輔請求。
從本案的駁回決定可以看出，如果在口審進(jìn)程中基于審查員先前考慮過的主題（例如，合并權(quán)項(xiàng)）以及澄清性的修改表述提出進(jìn)一步的輔請求，有機(jī)會得到審查員的進(jìn)一步考慮。而針對從說明書中引入的修改，通常會被審查員認(rèn)為引入了先前沒有審查過的新的主題，而不會被考慮。
案例三、歐洲專利申請No. 21863502.7
本案的口審的書面答復(fù)階段提交了一個主請求和一個輔請求。隨后審查員發(fā)出參加口審邀請，認(rèn)為申請人提交的書面答復(fù)沒有使申請?zhí)幱诳墒跈?quán)的狀態(tài)。
在審查員發(fā)出的口審邀請中，針對先前書面答復(fù)中的輔請求引入了新的對比文件，認(rèn)為其相比于新引入的對比文件不具備創(chuàng)造性?？梢钥闯?，在口審階段審查員可能會引入新的對比文件來評述申請的新創(chuàng)性。
綜上所述，我們給申請人的一般建議是，對于歐洲專利審查當(dāng)中碰到的問題，盡量通過前期書面答審來解決，尤其是書面答復(fù)中可以清楚論述或爭辯的情況。這樣有助于更快地和審查員達(dá)成有關(guān)可授權(quán)內(nèi)容的共識。并且，審查員通常也樂于看到申請人積極推動專利審查進(jìn)程，從而提高審查程序的效率。